De strijd van Booking.com om zijn merknaam te beschermen

Kan Booking.com zijn bedrijfsnaam beschermen als merk, of is die naam te algemeen? Dat is de inzet van een rechtszaak die momenteel in de VS wordt uitgevochten, legt Sprout-expert Piet-Hein Boekel uit. 

De combinatie van een extensie achter een beschrijvend woord is in de ogen van veel consumenten onlosmakelijk verbonden met een bepaald bedrijf. Denk maar eens aan Nu.nl en Bol.com. Een van de belangrijkste rechtszaken over domeinnamen van dit moment heeft een (grotendeels) Nederlands bedrijf als hoofdrolspeler. Booking.com wil graag merkenrechtelijke bescherming voor zijn naam in de Verenigde Staten. Dit gaat echter niet zonder slag of stoot.

Waar de rechtbank en de Court of Appeals vonden dat de perceptie van de consument zwaar genoeg woog en groen licht gaven voor de merkregistratie, werd het tegengehouden door de US Trademark and Patent Office (USPTO), de Amerikaanse merkenautoriteit, die vond dat het merk te beschrijvend zou zijn.

Het criterium dat gehanteerd gaat worden, kan wel eens belangrijke jurisprudentie worden voor in de toekomst. De rechter oordeelde in eerste instantie dat om een handelsmerk te zijn, de naam Booking.com primair geassocieerd zou moeten worden met het bedrijf en niet met een generieke term. In dit geval kon Booking.com aantonen dat 75 procent van de consumenten bij het woord Booking.com dacht aan hun bedrijf. Het internetbedrijf werd daarom in het gelijk gesteld.

Helaas voor Booking.com was daarmee de kous niet af en werd de website door de United States Patent and Trademark Office voor het hoogste gerecht is gedaagd. Het USPTO vindt dat de perceptie van de consument er niet toe zou moeten doen en refereert aan de concrete richtlijnen die gelden voor de toewijzing van rechtspersonen. Als het toevoegen van een ‘rechtsvorm aan een woord zonder onderscheidend vermogen’ er niet voor zorgt dat het woord onderscheidend is, waarom zou het toevoegen van een extensie dan wel voldoende onderscheidend vermogen aanbrengen?

Inbreukmakers

Een merk onderscheidt je van concurrenten en vertegenwoordigt de goodwill van jouw onderneming. In het geval dat Booking.com in het gelijk wordt gesteld, heeft de website exclusief gebruiksrecht in de Verenigde Staten. Booking.com kan dan haar merk beter beschermen en indien nodig optreden tegen inbreukmakers die gebruik maken van het woord ‘Booking.com'.

Imiteren merknamen

Mocht het beroep worden toegewezen, kan dit ervoor zorgen dat er makkelijker inbreuk wordt gemaakt op het merk Booking.com. Het onderscheidend karakter van het merk neemt af en iemand zou in theorie ongevraagd kunnen meeliften op het succes van Booking.com. Doordat het imiteren van de merknaam makkelijker wordt kan een ander risico zijn dat sterk gelijkende domeinnamen voor phishing wordt gebruikt.

De uitspraak is voor deze maand gepland. Spannende tijd ongetwijfeld voor Booking.com.

Piet-Hein Boekel is medeoprichter van LegalMatters.com en Dilligenger Law.

Elke ochtend...

X
het belangrijkste ondernemernieuws in jouw mailbox? Gegarandeerd Sprout-stijl!